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Der für das Markenrecht zuständige Zivilsenat des Bundesgerichtshofs verhan-delt im November folgende Sache:
Die Klägerin, die Levi Strauss & Co., ist die älteste Jeans-Herstellerin der Welt. Sie ist Inhaberin verschiedener nationaler und internationaler Marken, u.a. der für Hosen eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 2 292 373, die nach der Beschreibung im Register eine Positionsmarke ist und aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Die Beklagte betreibt einen Einzelhandel mit Oberbekleidung. Sie brachte seit November 2001 Jeanshosen auf den Markt, die an der rechten Gesäßtasche mit roten, rechteckigen Stofffähnchen versehen sind, die an der rechten Außennaht im oberen Drittel der Tasche angenäht sind. Die Klägerin betrachtet dies als Verletzung ihrer Marken. Das Landgericht hat der u.a. auf Unterlassung gerichteten Klage stattgegeben. Die dagegen eingelegte Berufung hat das Berufungsgericht mit Urteil vom 2. Februar 2006 zurückgewiesen. Der Senat hat das Berufungsurteil mit Urteil vom 5. November 2008 aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung daraufhin mit Urteil vom 18. November 2010 erneut zurückgewiesen und ausgeführt, dass der (einzige) Unterschied, wonach das Fähnchen bei der Marke der Klägerin an der Gesäßtasche links und bei den Kennzeichen der Beklagten an der Gesäßtasche rechts angebracht sei, der Verwechslungsgefahr nicht entgegenstehe. Denn der Verbraucher, der die Waren nicht nebeneinander sehe, werde sich in seiner Erinnerung über die Position des Fähnchens rechts oder links nicht sicher sein. Auf die vom Berufungsgericht zugelassene Revision hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 24. November 2011 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Auslegung von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 40/94/EG über die Gemeinschaftsmarke zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl. Pressemitteilung Nr. 185/2011). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Vorlagefragen im Wesentlichen dahin beantwortet, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 40/94/EG erfüllt sein kann, wenn eine eingetragene Marke, die ihre Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer anderen, zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur vermittels dieser anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind. Mit ihrer Revision erstrebt die Beklagte weiter die Abweisung der Klage.
I ZR 206/10 (Rotes Stofffähnchen II), LG Hamburg – Urteil vom 22. Juni 2004 – 312 O 482/03, OLG Hamburg – Urteil vom 2. Februar 2006 – 3 U 130/04, OLGR 2007, 372, OLG Hamburg – Urteil vom 18. November 2010 – 3 U 130/04, BGH – Urteil vom 5. November 2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 = WRP 2009, 831 – Stofffähnchen I, BGH – Beschluss vom 24. November 2011 – I ZR 206/10, GRUR 2012, 177 = WRP 2012, 326 – Stofffähnchen II, EuGH – Urteil vom 18. April 2013 – C 12/12, GRUR 2013, 722 = WRP 2013, 761 – Colloseum Holding
Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs, Pressemitteilung Nr. 176/2013 vom 23.10.2013
